[지식재산권] 대형 프랜차이즈업체 대리, 선사용권 인정받아 상표권 침해금지 기각시켜

[상표권침해금지] 상표권 침해금지 청구당한 의뢰인 대리하여 선사용권 인정받아 상표권 침해금지를 기각한 사례.

 

 

1. 상표권 침해금지 대응｜사건 요약
 

본 사건은 상표권 침해를 이유로 사용금지 및 손해배상 청구를 당한 의뢰인 기업을 대리하여, 선사용권 및 권리 부존재를 입증함으로써 원고의 소를 취하시키고 사건을 종결시킨 사례입니다.

 

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2. 상표권 침해금지 대응｜상표권 침해금지 청구를 받게 된 사건 경위
 

의뢰인 기업은 원고 기업과 업무협력 관계를 유지하며 상품 공급 및 제작과 관련된 거래를 지속해온 상황이었습니다.

의뢰인 기업은 자체 브랜드를 기반으로 상품을 기획·유통해왔고, 특정 상품의 브랜딩 과정에서 원고에게 제작 및 납품을 요청하였습니다.

이 과정에서 문제된 상표의 명칭과 형상은 원고가 단독으로 제작한 것이 아니라, 의뢰인 기업의 직원, 가맹점주, 협력업체 등이 함께 참여하여 논의를 거쳐 완성된 결과물이었습니다.

이후 해당 상표는 의뢰인 기업의 상품을 표시하는 표지로서 장기간 사용되었고, 수요자들 사이에서도 의뢰인 기업의 브랜드로 인식되어 왔습니다.

그럼에도 불구하고 원고는 해당 상표를 단독으로 출원하여 등록한 뒤, 의뢰인 기업에게 상표 사용 중단을 요구하고, 나아가 상표권 침해를 이유로 형사 고소 및 민사상 침해금지 및 손해배상 청구를 제기하였습니다.

다만 형사 사건에서는 의뢰인의 행위가 상표권 침해에 해당하지 않는다는 이유로 무혐의 처분이 내려졌습니다.

이와 같은 상황에서 의뢰인 기업은 정당한 사용권을 방어하고 부당한 청구에 대응하기 위하여 법무법인 에이앤랩에 조력을 요청하셨습니다.

 

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3. 상표권 침해금지 대응｜관련 개념
 

▶ 상표권 침해금지 및 손해배상 청구 요건

 

상표권자는 자신의 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 타인이 무단으로 사용하여 출처 혼동을 일으키는 경우, 상표법 제107조에 따라 사용금지 및 손해배상을 청구할 수 있습니다.

또한 부정경쟁방지법에 따라 타인의 성과를 무단으로 이용하거나 영업상 이익을 침해한 경우에도 별도의 손해배상 책임이 문제될 수 있습니다.

다만 이러한 청구가 인정되기 위해서는 해당 상표가 정당한 권원에 의해 등록된 것인지, 실제로 혼동 가능성이 존재하는지, 그리고 침해로 인한 손해가 발생하였는지 등이 구체적으로 입증되어야 합니다.

 

▶ 선사용권(상표법 제99조) 인정 기준

 

상표법 제99조 제1항은 타인의 상표등록 이전부터 국내에서 계속하여 상표를 사용해온 자에게 일정한 범위 내에서 계속 사용할 수 있는 권리, 즉 ‘선사용권’을 인정하고 있습니다.

선사용권이 인정되기 위해서는

① 상표등록 출원 이전부터 계속하여 사용해 왔을 것,

② 부정경쟁의 목적이 없을 것,

③ 해당 상표가 수요자들 사이에서 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되어 있을 것

이라는 요건이 충족되어야 합니다.

이 요건을 충족하는 경우에는 비록 타인이 상표를 등록하였더라도, 선사용자는 자신의 영업 범위 내에서 해당 상표를 계속 사용할 수 있으며, 상표권 침해가 성립하지 않게 됩니다.

 

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4. 상표권 침해금지 대응｜에이앤랩 변호사의 조력 방안
 

사건을 담당한 대한변호사협회 등록 지적재산권법 전문 신상민 대표변호사는 본 사건에서 상표권 침해 여부를 단순히 형식적으로 판단하는 것이 아니라, 상표의 형성 경위와 실제 사용 구조를 중심으로 실질적인 권리관계를 재구성하는 방향으로 대응하였습니다.

우선 문제된 상표가 원고의 단독 창작물이 아니라, 의뢰인 기업과 가맹점주, 협력업체 등이 함께 참여하여 제작된 공동 결과물이라는 점을 강조하였습니다.

이를 통해 원고가 해당 상표에 대해 독점적 권리를 주장할 수 없다는 점을 명확히 하였습니다.

또한 해당 상표는 상품 납품과 함께 제공된 것으로, 원고가 이미 대금을 수령한 이상 별도의 독점적 권리를 주장할 수 없으며, 계약 관계상 묵시적인 사용 허락이 존재한다는 점을 주장하였습니다.

아울러 의뢰인 기업이 해당 상표를 장기간 지속적으로 사용해왔고, 원고 역시 이에 대해 아무런 이의를 제기하지 않았던 점을 들어, 상표법상 선사용권이 인정된다는 점을 적극적으로 소명하였습니다.

특히 상표의 사용 주체가 의뢰인 기업이라는 점이 수요자 인식 측면에서도 명확하다는 점을 강조하여, 상표권 침해가 성립하지 않는다는 논리를 강화하였습니다.

부정경쟁행위 주장에 대해서도, 원고가 주장하는 ‘성과’ 자체가 존재하지 않으며, 침해로 인한 구체적인 손해 역시 전혀 입증되지 않았다는 점을 들어 해당 청구 역시 이유 없음을 지적하였습니다.

마지막으로 해당 상표에 대하여 등록무효심판이 진행 중이며, 무효 사유가 충분히 존재한다는 점과, 형사 사건에서도 동일한 사안에 대해 무혐의 처분이 내려졌다는 점을 함께 종합하여 원고의 청구가 부당하다는 점을 강력히 주장하였습니다.

 

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5. 상표권 침해금지 대응｜사건 마무리
 

▶ 상표권 침해금지 청구, 소 취하로 종결

 

그 결과, 원고는 신상민 변호사가 제출한 답변서 및 주장 내용을 검토한 후 더 이상 소송을 유지하기 어렵다고 판단하여 이 사건 소를 취하하였습니다.

이를 통해 의뢰인 기업은 상표 사용을 계속 유지할 수 있게 되었고, 불필요한 손해배상 책임에서도 벗어날 수 있었습니다.

본 사건은 상표권 분쟁에서 단순한 등록 여부가 아니라, 실제 사용 경위와 선사용권, 계약 관계 등을 종합적으로 검토하는 것이 얼마나 중요한지를 보여준 사례라고 할 수 있습니다.